Las marcas son los signos que son utilizados en el mercado para distinguir productos o servicios. Éstas hacen parte de la categoría de signos distintivos en la que se encuentran los nombres comerciales (nombre que identifica a la empresa y su actividad económica en el mercado), lemas comerciales (frase o leyenda utilizada como complemento de una marca) y las enseñas comerciales (signo que identifica el establecimiento de comercio).
Las marcas pueden ser expresiones, números, una combinación de expresiones y gráficas, figuras, formas, colores, combinación de colores, olores, sonidos, entre otros. De acuerdo con la naturaleza del signo estas pueden ser catalogadas como tradicionales o no tradicionales.
La principal característica de las marcas es su carácter distintivo, lo que implica que estas deben ser capaces de distinguirse de otras marcas de terceros para que el consumidor pueda diferenciar un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idéntico que exista en el mercado.
Así mismo, las marcas deben tener aptitud distintiva en relación directa con los productos o servicios que identifican, de forma que no describan exclusivamente el bien o servicio o, entre otras, consistan exclusivamente en formas usuales o expresiones de uso común para distinguir esos productos o servicios en particular. Por lo que estas son claramente factores o variables de las que se valen los empresarios para competir en el mercado.
Ahora bien, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y, adicionalmente, le confiere el derecho para impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares. Esto con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren. Nuevamente, son un factor relevante para competir.
Sobre la concesión de marcas tradicionales y no tradicionales, así como de su posibilidad de exclusión, ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) que la misma es la que origina que sólo puedan ser registradas como marca los signos apropiables, los cuales corresponden con aquellos que pueden entrar al patrimonio de un empresario sin afectar de manera ilegítima o injusta, el interés general que incluye, entre otros, a los competidores.[1]
El ámbito del ius prohibendi mencionado dependerá de qué tan fuerte es la marca registrada. Esto es, si la marca es de fantasía o arbitraria (que no tiene ningún significado o no tiene relación con los productos o servicios que identifica) la misma será más distintiva que si la marca es evocativa. De este modo, los empresarios no podrán obtener monopolios sobre expresiones, formas, colores u otras que se consideran débiles por ser de uso común en la categoría pues, las mismas son necesarias y deben estar a disposición de los demás empresarios para identificar sus productos o servicios en el mercado[2]. Así, quien incluya en sus conjuntos marcarios expresiones, formas u otras de uso común, deberán conformarse con coexistir con diversos signos que incluyan estas en sus conjuntos marcarios.
En el caso de marcas tradicionales como frases, expresiones y gráficas o figuras, no podrán registrarse si son exclusivamente genéricas o descriptivas, por ejemplo, un empresario no podría pretender registrar la marca PASTAS para identificar pastas en el mercado pues, de otorgarle un monopolio sobre esta expresión, se privaría a los demás competidores de su uso, lo cual podría otorgar una ventaja significativa al empresario que no es legítima ni justificada, esto es, podría afectar su modo de competir en el mercado y, en consecuencia, la libre competencia.
En relación con las marcas no tradicionales ocurre algo similar. Por ejemplo, en los casos de las marcas de color, la fuerza del signo distintivo y posibilidad de exclusión frente a terceros depende del grado de alejamiento que tenga con los colores respecto de la “naturaleza o finalidad del producto y de la necesidad natural que tengan los competidores de usar ese color para identificar sus productos. Debe advertirse pues que la necesidad acá planteada es una necesidad natural, es decir, que no resulta viable denegar el registro de una marca, cualquiera que sea su modalidad, por la necesidad que tendría cualquier competidor de usar un signo igual o semejante para parecerse más al titular del registro, ello sería tanto como legitimar el uso parasitario de signos y la explotación de la reputación ajena”[3]. (Destacado y subrayado fuera de texto)
De este modo, se tiene que los empresarios no pueden apropiarse de términos descriptivos porque estos son utilizados por otros empresarios para proveerle al consumidor información que sea propia o de la esencia del producto, así como tampoco podrían apropiarse por ejemplo de un color o forma de un producto que sea necesaria y naturalmente utilizada por los competidores para identificar ciertos productos. Dicho de otro modo, todo aquello que no resulte necesario por los empresarios para dar información de los productos o servicios o que no sea natural o esencial en el producto o servicio, está disponible para ser apropiado como marca[4] pues no afectaría el interés general e incluso, podría decirse que no se afectaría ni el mercado ni la libre competencia.
Es de resaltar en este punto que, tal y como ha sido indicado por la SIC y el Tribunal, no es viable negar el registro de una marca, bien sea tradicional o no tradicional, cuando la misma no tiene una relación directa con la naturaleza, características o finalidad del producto o servicio que identifica y, por lo tanto, cuando la misma no es necesaria ni se constituye en un elemento fundamental para competir en el mercado por el simple hecho de que los competidores o demás agentes de mercado consideren que existe una necesidad para ellos de utilizar un signo igual o semejante para parecerse más al titular de la marca. Esto por cuanto, en palabras de la propia SIC sería tanto como “legitimar el uso parasitario de signos y la explotación de la reputación ajena”, lo que también es contrario a las normas sobre la leal y sana competencia.
Por lo anterior, cuando la SIC analiza la registrabilidad de un signo, debe ser precavida para que con la concesión del mismo no otorgue un monopolio que sea capaz de afectar la competencia en el mercado, al otorgar ventajas competitivas amparadas en un derecho legítimo, cuando en principio dicho signo debe permanecer a disposición de todos los competidores, pues es el mismo es esencial, necesario o común para competir en un mercado en particular.
Para demostrar el punto, se muestran algunos ejemplos (el ejercicio aplicaría en forma similar respecto de otros signos no tradicionales e incluso respecto de signos tradicionales. En todos los casos, resulta de la mayor relevancia analizar el mercado relevante en el que la marca tendrá efectos pues dependiendo de las características del mercado, así podrá determinarse si existe o no afectación para la libre competencia con la concesión de un signo en particular)
- La Corte Europea de Justicia señaló en el caso Dyson vs Registrar of Trade Marks que la naturaleza excluyente de los derechos conferidos sobre las marcas, demanda por parte de las Oficinas de Marcas un estudio exhaustivo de los efectos que tendría excluir a los demás competidores de la explotación de un signo distintivo en particular.
En este caso, la parte actora solicitó el registro de la apariencia física de una aspiradora, respecto de lo cual la Corte sostuvo que no se trataba de un signo distintivo o individualizador y que la accionante pretendía obtener derechos de propiedad sobre un producto y no sobre la idea del mismo.
- En el caso de Louboutin se discutió el registro del color rojo para la suela de los zapatos.
En este caso, la Corte Federal de Apelaciones señaló que debe encontrarse un balance entre los derechos de los consumidores, el titular de la marca y los demás competidores.
Así, esta Corte indicó que es posible otorgar protección a un color cuando, por ejemplo, este no limite significativamente la cantidad de diseños disponibles propios de la industria en cuestión. En consecuencia, en este caso decidió otorgar el color rojo y su protección únicamente cuando éste se encuentre en la suela de los zapatos, contrastando a su vez, con el color de la parte superior de los zapatos.
En este caso se resaltó la teoría de la “funcionalidad” que viene siendo desarrollada en Estados Unidos. Esta teoría pretende asegurar el cumplimiento de los fines que fundamentan el derecho de marcas sin cercenar la libre competencia en el mercado. Así, con base en esta doctrina, no es posible otorgar un derecho exclusivo a un signo cuando esto ponga en desventaja a los demás competidores. Por ejemplo, no es posible otorgar exclusividad sobre una característica esencial de un producto como una botella sin incluir otros elementos distintivos u otorgar por ejemplo un color como el blanco para distinguir productos lácteos.
- En Colombia, por ejemplo, se solicitó el color morado PANTONE 2695C para gaseosas:
En este caso, en relación con el análisis de registrabilidad sobre el color señaló la SIC que el mismo se constituye en una característica esencial de los productos que pretendían identificarse con el signo, cuales eran “gaseosas y/o refrescos”, pues para la SIC este color le indica al consumidor directamente una de las características del producto, el origen de los frutos de los que proviene la bebida.
Sobre el punto, señaló la SIC: “El signo solicitado en registro describe el origen, en relación a bebidas de frutos morados, pues denota una procedencia específica a saber una clase de frutos que se presentan naturalmente con este color y que, al ser procesados para ser convertidos en jugos, bebidas o refrescos, mantienen dicho color. Por ejemplo, frutos como las cerezas, moras, zanahorias moradas, uva rubired, maíz morado, arándanos, entre otras, son de este color y éste se mantiene al momento de ser procesados para ser convertidos en refrescos”, por lo que decidió negar el registro de esta marca.
- El caso del color rosado de Postobón, también para identificar gaseosas.
En este caso, la SIC concedió el registro de la marca de color rosado para distinguir bebidas sabor a manzana argumentando que i) el color es arbitrario pues no tiene relación directa con el producto, ii) el color no corresponde con el color de la fruta o del zumo de la fruta, iii) no es un color usual o común y mucho menos necesario para identificar las bebidas sabor a manzana. En consecuencia, decidió conceder el registro de estas marcas.
- Lo mismo ocurre cuando se trata de signos tradicionales, piénsese, por ejemplo, en las marcas genéricas y descriptivas. Si se otorga la expresión pastas para identificar espaguetis, o la expresión agua para identificar agua, sin ningún elemento adicional, se estaría privando a los demás productores de dichos bienes de utilizar esas expresiones, cuando estas son esenciales o necesarias para referirse a sus productos y cuando en el giro ordinario de sus actividades utilizan esta expresión. Esta barrera se consideraría injustificada y además restrictiva de la competencia.
Lo importante en este punto es considerar que, al otorgarse un derecho exclusivo sobre una marca, podría afectarse el interés general. Así, las Oficinas de Marcas deben ser cuidadosas para no otorgar derechos sobre signos que son necesarios y esenciales para los empresarios para competir en el mercado, de forma que no se otorguen ventajas significativas o ilegítimas y se otorguen y mantengan elementos con los cuales puedan competir.
Por ejemplo, si se otorga un color para un producto o servicio en particular, es clave que dicho color no corresponda con el color usual del producto o con alguna característica del mismo, de forma que los competidores en el mercado bien puedan usar los colores usuales que se emplean en el producto u otros elementos para que el consumidor diferencie lo que ofrece. Es de resaltar que en los mercados los empresarios pueden competir con diversas variables como los colores, los precios, las presentaciones comerciales, entre otros, por lo que las Oficinas de Marcas deben analizar las marcas solicitadas de cara con las características particulares del mercado en que estas serán utilizadas.
Conclusiones
- La obtención del registro de un signo distintivo otorga un monopolio legal y derechos de exclusiva para explotar dicho signo.
- Los signos distintivos se constituyen en elementos esenciales para competir en el mercado.
- Precisamente por lo anterior, las Oficinas de Marcas deben ser cuidadosas en el análisis de registrabilidad de los signos de modo que no otorguen concesiones que puedan afectar en modo alguna la libre competencia en el mercado.
- Entiéndase por libre competencia y su protección la posibilidad que tienen todos los agentes de mercado de ingresar a un mercado en particular en condiciones iguales, no discriminatorias, sin barreras que puedan considerarse como injustificadas. Sobre este punto debe tenerse en cuenta que existen mercados en los cuales los signos distintivos resultan de la mayor relevancia para competir, por lo que, su mayor o menor posicionamiento podrá entenderse como una barrera para entrar al mercado, en este caso justificada, siempre que el signo no se considere como genérico, descriptivo, o que genere una exclusión de la competencia por razones no válidas ni soportadas en el derecho marcario.
- Si el signo distintivo, tradicional o no tradicional, es necesario, esencial o comúnmente utilizado por los empresarios en el mercado para identificar sus productos o servicios, el mismo no podría ser concedido, pues esto podría generar una ventaja competitiva para quien se haga a la titularidad del signo, lo que puede afectar la libre competencia económica. Dicho de otro modo, todo aquello que no resulte necesario por los empresarios para informar o que no sea natural o esencial en el producto o servicio, está disponible para ser apropiado como marca, de lo contrario, no podrá ser apropiado por nadie.
- La teoría de la “funcionalidad” desarrollada en el extranjero puede ser útil al momento de realizar el análisis de registrabilidad de los signos, sopesando las posibles afectaciones en el mercado que con dicha concesión se puedan generar.
- Para analizar si con la concesión de un signo se puede o no afectar la libre competencia resulta de la mayor relevancia analizar el mercado relevante en el que la misma tendrá algún efecto, puesto que dependiendo de las características del mercado y de la forma en como en el mismo ocurre la competencia, así podrá ser la afectación.
- No conceder un signo aun cuando el mismo es registrable (distintivo, arbitrario, no esencial, entre otros), por la “necesidad” que tienen los competidores de utilizar el mismo sería tanto como acolitar el “parasitismo de la competencia” y “pereza” en los empresarios para competir, lo que finalmente termina afectando al consumidor quien recibirá bienes de menor calidad, sin tanta innovación e incluso sin competencia en variables relevantes como lo es el precio.
[1] SIC. Resolución No. 23782 del 8 de mayo de 2017.
[2] Carlos Fernández-Nóvoa ”Tratado sobre derecho de marcas”, Marcial Pons Madrid 2001, página 154.
[3] SIC. Resolución No. 23782 del 8 de mayo de 2017.
[4] SIC. Resolución No. 23782 del 8 de mayo de 2017.